Зміни до закону україни „про охорону прав на




Сторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1,5 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЗО


По-перше, ні Цивільний кодекс України (далі - ЦКУ), ні Закон України "Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)" (далі - Закон) не містять положень, які б не дозволяли одному і тому ж заявнику подати на один і той же об'єкт технології (наприклад, процес чи спосіб, речовину, пристрій) декілька заявок та одержати на за цими заявками декілька патентів за умови, що ці заявки мають одну й ту саму дату подання або дату пріоритету.

По-друге, набуття права інтелектуальної власності на один об'єкт технології може засвідчуватися патентами двох видів: патентом на винахід і патентом на корисну модель. Патент на корисну модель надає його володільцю такі ж самі майнові права інтелектуальної власності як патент на винахід (див. ст. 464 ЦКУ). Винахід і корисна модель ідентичні між собою:

  • стосовно переліку об'єктів технології (див. ч. 2 ст. 459, ч. 2 ст. 460 ЦКУ,
    ч. 2 ст. 6 Закону), які можуть бути об'єктом винаходу чи корисної
    моделі;

  • стосовно переліку об'єктів технології, на які не поширюється правова
    охорона (див. ч. З ст. 459, ч. З ст. 460 ЦКУ, ч. З ст. 6 Закону);

  • стосовно переліку об'єктів, які не визнаються винаходами та корисними
    моделями оскільки не є об'єктами технології (п. 2.5 Правил складання і
    подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені
    наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 (далі
    - Правила складання)).

По-третє, винахід і корисна модель мають між собою дуже суттєву різницю, яка полягає в тому, що корисної моделі не стосується умова патентоздатності "винахідницький рівень", тобто корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання (див. ч. 1 ст. 460 ЦКУ, ч. 2 ст. 7 Закону). Причому винахід та корисна модель нічим не відрізняються між собою щодо визначення їх новизни та промислової придатності (див. ч. 3-6, 8 ст. 7 Закону).

В-четвертих, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності або іншими словами строк дії патенту на корисну модель менший за відповідний строк стосовно винаходу, але достатньо тривалий. Він спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку (див. ч. 4 ст. 465 ЦКУ, ч. 4 ст. 6 Закону).

По-п'яте, сума зборів, які сплачує національний заявник за набуття майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель суттєво менша порівняно із сумою відповідних зборів стосовно винаходу, а в абсолютному розмірі ця сума дуже незначна. Наприклад, у найбільш поширеному випадку національний заявник, який не є винахідником, до моменту одержання патенту на корисну модель сплачує зборів на суму 55 грн.:

□ 25 грн. за подання заявки на корисну модель, формула якої містить не


більш як п'ятнадцять пунктів (код збору 10100 згідно із додатком до
Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти

31


інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1716 (далі - Порядок));

□ 30 грн. за публікації про видачу патенту на корисну модель (код збору


12400 згідно із додатком до Порядку).

У разі коли заявником є винахідник корисної моделі зазначені збори сплачуються у розмірі 50 відсотків вказаного вище установленого розміру (див. п. 4 Порядку).

По-шосте, патент на корисну модель видається за результатами формальної експертизи без проведення кваліфікаційної експертизи, внаслідок чого:

  • строк розгляду заявки на корисну модель, тобто строк від дати подання
    заявки до дати відправлення заявнику рішення про видачу патенту на
    корисну модель, набагато менший за відповідний строк стосовно заявки
    на винахід, а в абсолютному вимірі середній строк розгляду заявки на
    корисну модель у вересні 2005 р. становив приблизно 3,5 місяці.

  • строк публікації відомостей про корисну модель, тобто строк між датою
    подання заявки і датою публікації відомостей про видачу патенту на
    корисну модель, значно менший за строк між датою подання заявки на
    винахід і датою публікації відомостей про цю заявку, який становить 18
    місяців. В абсолютному вимірі середній строк публікації відомостей про
    корисну модель у вересні 2005 р. становив приблизно 6,5 місяців.

Існує упереджена думка про те, що патент на винахід відносно патенту на корисну модель є більш надійним, оскільки він видається після експертизи заявки на видачу патенту на винахід на відповідність критеріям патентоздатності винаходу, яка називається кваліфікаційною експертизою. Звичайно, що у цьому є значна доля істини, але при цьому необхідно враховувати наступне.

Жодне патентне відомство, навіть таке потужне як Європейське патентне відомство або патентне відомство СІЛА, не може забезпечити 100% повноту пошуку оскільки це неможливо через технічні та економічні чинники.

У такому авторитетному виданні як Введение в интеллектуальную собственность, Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998, говориться:

  • «Следует понять, что, несмотря на то что идеалом поиска является
    полнота, этот идеал не обязательно может быть достигнут из-за таких
    факторов, как неизбежное несовершенство любой классификации и
    информационно-поисковой системы, и он может не быть оправдан
    экономически, если затраты на проведение поиска приходится
    ограничивать разумными рамками» [п. 7.72, с. 136];

  • «Следует отметить, что, поскольку назначением любого патентного
    закона является охрана изобретений, патентное ведомство отказывает в
    выдаче патента только в том случае, если результаты экспертизы явным
    образом препятствуют выдаче. Любое сомнение разрешается в пользу

32


заявителя, так как вынесение окончательного решения относительно юридического действия (или иного предмета) патента обычно возможно через судебные инстанции» [п. 7.77, с. 136].

Результати кваліфікаційної експертизи будь-якого патентного відомства не можуть бути абсолютно достовірними.

Міцний фундамент надійності правової охорони певного результату науково-технічної розробки закладається на етапі виявлення в ньому патентоздатних об'єктів, вибору варіанту патентування об'єктів в залежності від їх особливостей, мети патентування, фінансових можливостей заявника, способу та бажаного строку реалізації набутих прав, та на етапі складання заявок.

Типова помилка національних заявників полягає в тому, що часто заявляється не певна винахідницька ідея з розвитком її до якомога більшої кількості конкретних втілень, а - конкретна машина, механізм або інший пристрій, який є одним із багатьох можливих втілень певної винахідницької ідеї. У таких заявках, як правило, тільки один пункт формули, з великою кількістю ознак, що занадто деталізують конструкцію пристрою. Звичайно, що патент, одержаний за такою заявкою забезпечує занадто малий обсяг правової охорони і дає багато можливостей щоб інші особи могли вільно використовувати винахід.

Інша крайність, коли у заявці робиться спроба в одному пункті формули заявити певну технологічну ідею у настільки узагальненому вигляді, що або взагалі неможливо зрозуміти суть об'єкта, який охарактеризований у формулі, або він не є новим чи таким, що має винахідницький рівень. При цьому у формулі відсутні залежні пункти, які б конкретизували заявлений об'єкт до певних більш-менш реальних втілень, при тому, що подеколи в описі такі втілення розкриваються.

На етапі виявлення у науково-технічній розробці патентоздатних об'єктів надзвичайно важливо встановити більш менш чіткі межі винахідницької ідеї. Для цього можливо застосувати такий прийом. Спочатку спробувати створити якомога більше можливих принципових схем, наприклад, нового пристрою, та спробувати виконати окремі його елементи у різному вигляді так, щоб в усіх виконаннях забезпечувалось досягнення тільки одного, на погляд винахідника, найбільш важливого позитивного ефекту, який базується на певних властивостях матеріального світу, або іншими словами технічного результату. На основі цього до сукупності ознак винаходу або корисної моделі, які зазначаються у незалежному пункті формули, включають тільки ті ознаки, які властиві усім зазначеним варіантам пристрою. Після цього винахіднику бажано поставити себе на місце конкурента і спробувати використати винахід або корисну модель у якомусь власному пристрої так, щоб забезпечити досягнення зазначеного технічного результату, але при цьому не використати хоч-би одну ознаку незалежного пункту формули. Якщо це вдалося значить необхідне відповідне коригування незалежного пункту формули. Саме під час цього процесу досягається повне розуміння суті винаходу чи корисної моделі, та що важливо правильне бачення змісту опису та формули винаходу.

33

Потім необхідно сформулювати залежні пункти формули, які б разом із незалежним пунктом та з іншими залежними пунктами формули характеризували множину створених варіантів пристрою.

Дуже важливо формулу, а особливо, незалежний пункт викладати із використанням коректних термінів так, щоб:

П у цілому зміст незалежного пункту формули або залежного пункту разом з іншими пунктами, яким він підпорядкований був цілком зрозумілим (див. п. 7.1.2 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22(далі - Правила складання)); П зміст кожної окремої характеристики або іншими словами ознаки винаходу, яка включена до пункту формули, а, особливо, до відмітної частини незалежного пункту формули, був однозначно зрозумілий фахівцю на основі відомого рівня техніки (див. п. 7.1.5 Правил складання). Це означає, що у формулі не можна використовувати терміни, значення яких можна встановити тільки з опису заявки; П усі терміни, які використані у формулі були використані при розкритті конкретних прикладів виконання винаходу в описі, оскільки формула повинна базуватися на описі (див. п. 7.1.4 Правил складання). Наприклад, якщо у формулі ознака викладена - "вал змонтований у підшипникових опорах", то в прикладі здійснення винаходу в описі правильно зазначити "вал змонтований у підшипникових опорах, колена з яких виконана у вигляді корпуса із шарикопідшипниками", і неправильно "вал змонтований у підшипниках розміщених в корпусах".

Також важливо щоб опис був достатньо повний та розкривав суть винаходу чи корисної моделі настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі (див. ч. 7 ст. 12 Закону, п. 6.1 Правил складання). Якщо у формулі, а особливо, у відмітній частині незалежного пункту формули використано узагальнену ознаку, то в описі необхідно навести декілька варіантів виконання цієї ознаки або хоча б вказати на ці варіанти, якщо можливість реалізації цих варіантів очевидна для фахівця. У жодному разі в описі винаходу не потрібно зазначати, що певні відомості стосовно заявленого об'єкта є ноу-хау.

При складанні незалежного пункту формули бажано розглянути сукупність ознак, які включені до цього пункту, для визначення того, чи:

  • по-перше, утворює вона єдину неподільну комбінацію ознак, кожна з
    яких необхідна для досягнення одного головного технічного результату
    та чи не є вона механічним поєднанням декількох комбінацій, які
    спрямовані на досягнення окремих технічних результатів, серед яких
    немає жодного спільного більш-менш важливого;

  • по-друге, чи задовольняє ця сукупність ознак, на погляд винахідника або
    особи, яка складає заявку, умовам новизни та для заявки на винахід

34

винахідницькому рівню. Однак, у разі розвитку та деталізації сукупності ознак незалежного пункту залежними пунктами краще порушити ці умови, ніж занадто звузити обсяг формули.

Загальновідомо, що, зокрема, у техніці для підвищення надійності певного об'єкта застосовують прийом дублювання його важливих функціональних елементів. То й же прийом можливо використати для підвищення надійності правової охорони певного об'єкту технології. Наприклад, можна подати на один об'єкт декілька заявок, зокрема, заявку на винахід та заявку на корисну модель або у формулі винаходу заявки на винахід включити декілька незалежних пунктів. Однак, при цьому необхідно дотримуватись вимоги єдиності винаходу, яка накладає певні обмеження щодо цього (див. ч. 4 ст. 12 Закону, п. 2.6 Правил складання).

На завершення наведу один із гіпотетично можливих в Україні прикладів патентування певного нового об'єкта технології так, щоб забезпечити високу надійність правової охорони та мінімізувати можливі негативні наслідки цього процесу. Допустимо, що цей об'єкт технології є достатньо технічно складним і процес його створення вимагає випробувань чи інших досліджень та триває протягом тривалого часу. На якомусь ранньому етапі розробки, наприклад, на етапі проектного рішення або ескізного проекту пропонуються певні нові вирішення існуючих технічних проблем. У багатьох випадках на цьому етапі неможливо достовірно встановити як ефективність запропонованих вирішень, так і те, які саме ознаки цих вирішень є найбільш важливими та які існують альтернативи цим ознакам. Також допустимо, що у цій галузі існує досить жорстка конкуренція, однак на зазначений момент невідомо про аналогічні розробки конкурентів.

Для набуття пріоритету на ці вирішення якомога раніше, на будь-яке з цих вирішень складають та в один день подають дві заявки на винахід. Оскільки, відомості про заявки на винахід не публікуються протягом 18 місяців від дати їх подання конкуренти не можуть дізнатись про розробку заявника. Допустимо, що через певний час стало відомо про подібні роботи якогось з конкурентів, наприклад, розпочався імпорт в Україну подібної продукції. Заявник перетворює одну із заявок на винахід у заявку на корисну модель, за можливості вносить до формули корисної моделі певні зміни, необхідність яких стала йому очевидною за результатами ознайомлення із імпортованою продукцією, і через незначний проміжок часу одержує патент на корисну модель та використовує його для здобуття певних переваг перед конкурентом. Однак, у подальшому стало очевидним, що при складанні формули корисної моделі були допущені певні прорахунки внаслідок чого був звужений осяг формули і, використовуючи це, конкурент зводить нанівець ефективність правової охорони, що надається патентом на корисну модель. Оскільки неможливо розширити обсяг правової охорони, що надається вже виданим патентом, заявник із врахуванням нових обставин вносить зміни у формулу другої заявки і в залежності від ситуації щодо

35

відповідності об'єкта за незалежним пунктом формули умові винахідницького рівня одержує за цією заявкою патент на винахід або патент на корисну модель.



Із описаної ситуації видно наскільки важливим є опис винаходу чи корисної моделі, який є базою для можливості коригувань формули на етапі розгляду заявки, оскільки до формули можна включати нові ознаки тільки, якщо вони були розкриті в описі на дату подання або пріоритету заявки.

Звичайно, автор проти того, щоб можливості щодо одержання декількох патентів на один об'єкт технології використовувались занадто широко без відповідної потреби або на шкоду суспільним інтересам. Однак, знати про такі можливості корисно усім, хоч би для того щоб враховувати їх при укладанні ліцензійних договорів.

36

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛІВ ПО ПРОЦЕДУРІ РСТ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАЯВНИКА



Є М Ж И Н ВАЛЕРІЙ МИХАИЛОВИЧ

Начальник відділу міжнародних заявок ДП Український інститут промислової власності"

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подача международной заявки (МЗ), т.е. в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), регламентирована, в первую очередь, положениями самого РСТ и Инструкцией к нему, а также национальными законодательствами, включая всевозможные подзаконные, нормативные и другие документы (инструкции, директивы, правила и т.п.), разработанные как Международными органами Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), так и национальными ведомствами Договаривающихся государств. Более подробную информацию можно найти в Руководстве для заявителя, подающего заявку по процедуре РСТ (РСТ Арріісапі'з Сиійе) на ^еЬ-сайте ВОИС \у\¥уу.\уіро.іпі/рсі/£шсіе/еп/.

Материально-правовые нормы, касающиеся состава МЗ, изложены в статьях 3-7 РСТ, а общие положения, касающиеся заявителя и даты и последствия подачи МЗ, изложены в статьях 9 и 11 РСТ. Формальные требования к оформлению МЗ изложены в правилах 4 - \3іег Инструкции к РСТ.

Любой заявитель, являющийся гражданином и/или резидентом Договаривающегося государства подает МЗ в установленное получающее ведомство (статья 10 РСТ), при этом следует иметь в виду, что с 1995 г. Международное бюро (МБ) ВОИС стало выполнять функции получающего ведомства, куда может подать МЗ заявитель из любого Договаривающегося государства.

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ МЗ УКРАИНСКИМИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ

Установленным (или "компетентным") получающим ведомством для украинских заявителей является Укрпатент (а также МБ). Помимо упомянутых выше статей РСТ и Инструкции к РСТ, заявитель при подаче МЗ должен выполнить требования, предусмотренные действующими в Украине Правилами составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную модель (правило 19).

37

Особенности подачи МЗ заявки украинскими заявителями относятся, главным образом, к языку подачи (и, следовательно, публикации) МЗ, к выбору компетентного Международного поискового органа (МПО) и Органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), а также к статусу заявителя (является ли он гражданином и/или резидентом Украины, юридическим или физическим лицом и является ли он автором изобретения), от которого напрямую зависят размеры всевозможных пошлин и сборов.

1. Язык подачи

Для украинских заявителей установленным языком подачи (и, следовательно, языком международной публикации) является русский или английский язык. Это значит, что все элементы заявки (заявление, описание, формула, реферат и чертежи) должны быть поданы на выбранном заявителем языке. При этом, если МЗ подается на русском языке, в заявлении наименование заявителя (если им является юридическое лицо) или имя заявителя (если им является физическое лицо), а также его адрес следует транслитерировать на английский язык. Наименование юридического лица (организации, фирмы, предприятия и т.п.) может быть переведено на английский язык.

2. Выбор МПО и ОМПЭ

Для украинских заявителей компетентными МПО и ОМПЭ являются Российское патентное ведомство и Европейское патентное ведомство (І5А/ІШ и 18А/ЕР и ІРЕА/КИ и ІРЕА/ЕР соответственно). Следует иметь в виду, что І8АЛШ и ІРЕА/ІШ проводят соответственно международный поиск и международную предварительную экспертизу как на русском, так и на английском языке, в то время как І8А/ЕР и ІРЕА/ЕР делают эту работу для украинских заявителей только на английском языке, поэтому если МЗ подана на русском языке, а заявитель выбрал в качестве МПО І8А/ЕР, он обязан в течение месяца с даты приема заявки получающим ведомством представить ее перевод на английский язык для целей поиска в І8А/ЕР и, следовательно, последующей международной предварительной экспертизы в ІРЕА/ЕР. Следует также учесть, что, если международный поиск по какой-либо МЗ украинского заявителя не был проведен І8А/ЕР, международную предварительную экспертизу по этой заявке ІРЕА/ЕР не осуществляет. В то же время, ІРЕА/БШ не отказывается проводить международную предварительную экспертизу по МЗ, по которым международный поиск І8А/ІШ не проводил, однако с увеличением размера пошлины.

3. Статус заявителя

Для украинских заявителей существуют некоторые льготы при приеме МЗ в получающем ведомстве и ее обработке в Международных органах, и, в первую очередь, это касается размеров всевозможных сборов и пошлин.

Так, сбор за обработку МЗ и пересылку ее регистрационного экземпляра в МБ, а также сбор за подготовку и пересылку приоритетного документа (т.е.

38

легализованной копии национальной заявки, по которой испрашивается приоритет) в МБ (255 грн. и 85 грн. соответственно) для заявителей, которые являются одновременно авторами изобретения (полезной модели) уменьшается на 50 % в соответствии с действующим Порядком уплаты сборов за действия, связанные с охранной прав на объекты интеллектуальной собственности (соответственно коды 14200 и 14300 Приложения к Порядку).

Пошлина за международную подачу (1102 долл. США), пошлина за международный поиск и пошлина за международную предварительную экспертизу в ІРЕА/ЕР (1550 евро и 1530 евро соответственно), а также пошлина за обработку при подаче требования о проведении международной предварительной экспертизы (157 долл. США) независимо от того, является ли ОМПЭ ІРЕА/ІШ или ІРЕА/ЕР, для заявителей, которые являются одновременно физическими лицами, гражданами и резидентами Украины, уменьшаются на 75 %. Здесь, однако, следует иметь в виду, что, если МЗ подана несколькими заявителями, этим условиям должен удовлетворять каждый из них.



Кроме того, благодаря двухстороннему соглашению между Россией и Украиной пошлина за международный поиск и пошлина за международную предварительную экспертизу в соответственно І5А/ІШ и ІРЕА/КІІ украинскими заявителями могут уплачиваться в российской валюте (3000 руб. и 2000 руб. соответственно).

В практическом плане, перед подачей заявки в соответствии с процедурой РСТ в получающее ведомство Украины заявителям, которые не пользуются услугами патентных поверенных, рекомендуется проконсультироваться в отделе международных заявок Укрпатента (контактный телефон: (044) 494 05 34).

39

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАКОН УКРАЇНИ



"ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 32) (В редакції Закону № 1771-Ш від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст. 307)



(Зі змінами, внесеними згідно із Законами

№ 2188-Швід 21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст. 37

№ 2921-Ш від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114

№ 34-ІУ від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст. 256

№ 762-ІУ від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст. 247

№ 850-ІУ від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст. 271)



Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка